2024年3月30日发(作者：自己组装一台电脑需要买什么)

ASE

案例

芯

碁

微电子装备专利侵权案解析

■文/刘奇 李新（中国电子信息产业发展研究院）

2021年3月24日，曾被称为

“首家国产光刻机企业”的合肥

芯碁微电子装备有限公司（以

下简称芯碁公司）在科创板成功

上市。虽经业内介绍芯碁公司生

产的“ACURA280激光直接成像设

备”属于“泛”半导体直写光刻

设备，与ASML的光刻机不是同一

种光刻机，但仍吸引了资本市场

的眼光。芯碁公司的上市之路并

不平坦，自2017年4月起多次被

合肥芯硕半导体有限公司（以下

简称芯硕公司）以专利侵权为由

提起诉讼，案件历经两审，甚至

已到最高人民法院再审。尽管芯

碁公司均取得诉讼胜利，然而对

于一家计划在科创板上市的企业

而言，专利侵权诉讼缠身不仅会

影响上市进度，还会使技术来源

甚至销售产品遭受非议，有害无

利。本文通过对该案进行分析，

梳理企业在涉及人员流动时的诉

讼要点，为其日常管理提出建

议，同时，梳理了诉讼中举证责

任的分配原则，供企业参考。

一、案例基本情况

据芯碁公司招股书披露，其核

心成员（如董事长程卓、总经理方

林）大多为芯硕公司原高管，因此

双方发生诉讼后被业内称为“老东

家状告单飞成员”。芯硕公司先于

2017年4月和9月起诉方林、何少锋

侵犯发明专利权，法院审理后认为

若因职位行为存在侵权行为，应

当由芯碁公司而非自然人何少锋

等承担侵权责任，被告主体不适

格；若因保密或竞业禁止发生的

侵权行为，应经劳动争议或侵害

商业秘密等诉讼解决，而非以专

利权被侵犯为由提起诉讼，由此

法院判决驳回原告诉讼请求。

2018年5月芯硕公司再次以

专利侵权为由向芯碁公司提起诉

讼，此次诉讼双方争议在于专

利侵权、举证责任等问题。芯硕

公司认为其拥有的综合式直写光

刻方法等11项发明专利是生产直

写光刻设备、激光成像设备所不

可或缺的，被告芯碁公司未经许

可实施、制造并销售了利用原告

专利方法制造的产品，从中牟

利，侵犯了原告的专利权。根据

专利法规定，本案属于举证责任

倒置的情形，即被告芯碁公司应

当证明其销售及许诺销售的设备

并未使用与原告涉案专利方法相

同的制造方法。被告芯碁公司则

辩称，在原告成立前，国内外有

多家企业生产此类设备，因此原

告所称其专利是生产直写光刻设

备、激光成像设备所不可或缺并

不符合实际情况。

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一审法院经审理认为：虽然

原告芯硕公司主张涉案11项专利

为方法发明专利，并称被告芯碁

公司应对其生产、销售、许诺

销售的MLL系列、LDW-T系列、

LDW-X6系列等产品提供制造方法

不同于原告涉案专利方法的证

明。但是，一方面，原告芯硕公

司之主张能够获得支持，需以被

告产品与按其专利制造所得相同

为前提。但该前提并不存在。以

一件专利为例：芯硕公司专利作

为一种产品制造加工方法，被用

于制造加工半导体器件、集成电

路等的基片。而芯碁公司产品属

于无掩膜直写光刻设备，属于用

于制造加工IC芯片的设备，而非

IC芯片类产品。所以最多是芯碁

公司产品可能使用了专利限定方

法，但其本身不属于使用专利方

法而制造出来的产品。另一方

面，原告芯硕公司专利于2009年

才提出申请，彼时带有大量IC芯

片的现代信息设备早已普及，很

难相信只要是光刻设备，就必然

使用了原告专利限定的方法而制

造加工芯片。另外，本案对被告

不适用举证责任倒置规则，且由

于原告未提供被告产品作为证

据，应当承担举证不能的后果，

故判决驳回原告诉讼请求。

原告芯硕公司不服一审判

决，上诉至二审法院。二审法院

认同一审法院审查依据和结果，

驳回芯硕公司上诉请求，维持原

判。芯硕公司曾向最高人民法院

申请再审，后撤回再审申请。

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二、案例解析

该案例主要涉及两个问题：

一是如果核心员工携技术信息跳

槽至新单位，“老东家”应起诉

该员工还是新单位。二是一旦涉

及专利侵权诉讼，举证责任何种

情况下由原告承担，何种情况下

由被告承担。下面就这两个问题

进行具体阐述。

（一）是否有证据证明离职

员工参与了新单位的生产活动，

决定了“老东家”的起诉对象和

起诉案由

芯硕公司认为何少锋离职后

任芯碁公司总工程师，利用已掌

握的芯硕的技术和商业秘密帮助

芯碁公司生产有关“激光直接成

像LDI设备”等获利，因而起诉何

少锋专利侵权,但最终败诉，其原

因在于芯硕公司举证不充分，并

未能正确区分起诉对象和起诉案

由。

首先，芯硕公司存在举证不

充分的情形。芯硕公司不能提供

直接证据证明何少锋参与了新单

位芯碁公司的生产活动，仅从其

任芯碁公司总工程师之职责而推

定侵权，显然举证不充分。在专

利侵权诉讼中，原告应尽可能证

明被控侵权内容与涉案专利所保

护内容相同或相同的可能性较

大，如尽到合理努力后仍不能举

证，那么可向法院申请适用其他

举证规则。

其次，芯硕公司起诉对象错

误。假设芯硕公司完成了初步举

证责任，即证明何少锋确因工作

职责而参与生产经营导致侵权，

那么何少锋的行为也应属职务行

为，芯硕公司起诉的被告主体应

为芯碁公司，而非自然人何少

锋。

再次，芯硕公司起诉案由错

误。如果芯硕公司与何少锋存在

保密义务的争议，那么芯硕公司

应提起劳动争议之诉。如果芯硕

公司与何少锋存在商业秘密的争

议，那么应提起商业秘密之诉。

但无论哪种情况，都不应以何少

锋侵权专利权为由而起诉。

（二）被控侵权行为是否属

于“新产品制造方法”，决定了

专利诉讼中的举证责任分配

民事诉讼举证以“谁主张谁

举证”为基本原则，以举证责任

倒置为例外原则。专利纠纷中的

举证责任倒置规定于《专利法》

第六十一条：专利侵权纠纷涉及

新产品制造方法的发明专利的，

制造同样产品的单位或者个人应

当提供其产品制造方法不同于专

利方法的证明。

如果芯硕公司要求适用举证

责任倒置规则，那么应证明涉案

专利为新产品制造方法。新产品

的认定规则为，该产品或者制造

产品的技术方案在专利申请日以

前不为国内外公众所知。更具体

的可参照北京高级人民法院在

《专利侵权判定指南》中的规

定：在国内外第一次生产出的产

品，该产品与专利申请日之前已

有的同类产品相比，在产品的组

份、结构或者其质量、性能、功

能方面有明显区别。产品或者制

造产品的技术方案在专利申请日

以前为国内外公众所知的，应当

认定该产品不属于专利法规定的新

产品。该案例中，因芯硕公司不能

证明涉案专利属新产品，故举证责

任并未转嫁至被告芯碁公司。

因此，专利诉讼中，只有原

告能够证明自己的产品属于新产

品，才可以将举证责任转至被

告。如果不属于新产品的专利纠

纷，原告应当证明被告制造的产

品与使用专利方法制造的产品属

于相同产品，或被告制造的产品

经由专利方法制造的可能性较

大。只有当原告为证明被告使用

了专利方法尽到合理努力后，法

院才可要求被告举证证明其产品

制造方法不同于专利方法。

三、思考与启示

企业之间的人员流动实属正

常，但核心人员的离职及去向很

可能会造成企业甚至行业震荡，

尤其当核心人员携带着大量不为

公众所知悉的信息离开时，可能

给“老东家”造成严重损失。为

避免因人员流动而遭受损失，企

业在日常管理时有应有所侧重；

一旦涉诉，企业的权利基础决定

了举证责任的分配。

（一）核心人员在职时和离

职后，企业风险管控侧重点应有

所不同

人员在职时，企业应与对应

人员签订专门的保密或竞业禁止

条款。两者有所区别，互为补

充：保密约定侧重于不能说，竞

业禁止约定则侧重于不能做；保

密所约定的义务可以无限期存

在，但竞业禁止期限却最长不能

超过二年；保密约定可以是无偿

的，但竞业禁止欲生效必须以员

工获得补偿为前提，不给予竞业

禁止补偿的约定当然无效。人员

离职后，企业应密切关注新单位

动向，必要时视情节提起对应诉

讼。如果离职员工疑似违反保密

或竞业禁止条款的约定，应以劳

动争议作为解决方式，起诉对象

对离职员工个人；如果新单位在

离职员工入职后，公布了带有原

技术痕迹的专利或产品，那么可

选择以侵犯商业秘密中的技术秘

密为由起诉离职员工和新单位；

如果不能获得带有新单位技术信

息的载体，那么可观察是否有下

游客户流失等情况，对应的诉讼

案由为侵犯商业秘密中的经营信

息，起诉对象可以同时包括离职

员工和新单位。

（二）知识产权诉讼中的举

证责任主要由基础的权利内容决

定

当企业欲以侵犯商业秘密为

由起诉时，作为原告，举证责任

在于证明其已经对所主张的商业

秘密采取保密措施，且合理表明

商业秘密被侵犯。当企业欲以专

利权为由起诉时，涉案专利是否

为新产品决定了原、被告举证责

任各有不同：如诉争行为属于新

产品制造方法，原告负有证明自

己专利为新产品的责任，被告承

担证明被控产品不同于涉案专利

内容的倒置举证责任；如不涉及

新产品，在原告完成基本举证责

任后，特别是为证明被告使用了

专利方法尽到了合理努力，包括

原告是否申请过证据保全，是否

尝试接近被告生产现场进行取证

等，人民法院可以要求被告继续

承担证明其产品制造方法不同于

专利方法的责任。上述内容仅为

民事诉讼中的举证责任划分，如

企业欲以刑事手段维权，涉及人

员流动纠纷的案由主要为侵犯商

业秘密罪，满足立案条件后，企

业才能借由公安机关获取证据，

公安机关的立案标准为：给商

业秘密权利人造成损失数额在

五十万元以上，或因侵犯商业秘

密违法所得数额在五十万元以上

的，或致使商业秘密权利人破产

的，或其他给商业秘密权利人造

成重大损失的情形。

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